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海底捞称霸四海 却难守江湖河沟?

(南洋商报,2020年8月24日)



近日海底捞的商标侵权官司败诉于河底捞的报导上了热搜,引起网上一片哗然。网民们纷纷发挥创意,井底捞,江底捞,湖底捞,水底捞等等作为商标的建议充斥着社交媒体的留言区。可是这场官司的意义真的如此吗?

商标侵权考虑相似度和是否照成混淆

根据中国湖南省长沙市天心区人民法院颁发的判决书,中国商标法规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形,读音,含义或图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状,颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

从以上的商标法条文能看出,商标侵权除了考虑字与字之间的相似度,也得考虑是否会使公众产生误认或混淆。

首先,中国法院认为 “河底捞” 和 “海底捞” 虽然都有“底捞”二字,可是在整体结构,立体形状,颜色组合均无相似性。其次,虽然双方卖的是火锅,但是 “海底捞” 卖的是川菜系列的火锅,而 “河底捞”卖的是湘菜系列的火锅。因此,均不会使消费者对 “河底捞” 的餐饮服务来源产生误认或者认为其来源与 “海底捞” 之间有任何特定的关系。

与马来西亚商标法异曲同工

另一边厢,马来西亚2019年商标法令也具有类似的条文。大马商标法第54条第2B项阐明,任何人未经商标拥有人许可,在与已注册商标的一样或类似的商品和服务上,使用相似的商标,并有可能造成公众的混淆, 即属侵犯了商标。

而商标法第9条也阐明,法庭和注册官在考虑是否会造成混淆时,必须考虑所有相关的因素。值得一提的是,法令并没有列明什么是 “相关因素”, 因此笔者认为马来西亚法庭能考虑的范围其实挺广的。

所以如果 “海底捞” 和 “河底捞” 的商标对决在马来西亚重演,结果不一定会和中国的案件一样,这是因为两国的国情和法律条文还是有很多不一样的地方。

河底捞胜诉 不代表人人都能往底捞

每每出现这样的新闻报导,许多人都会断章取义的认为只要把别人的商标改一点点就能侥幸脱身。其实我们从以上的商标法条文能够看得出,在考虑商标是否侵权时,并没有一项程式去计算是改多了还是改少了。主要是从公众的权益和观点出发,除了看商标的相似度,也得看看会不会对公众造成混淆。有些案子改一点点足以照成混淆,有些则不会,因为每一宗案子都会根据客观环境,市场和证据而作出不同考量。

比如说,马来西亚有案例指出 Winlon 和 Minlon 两项商标相似,但也有另一宗案例说 Sister 和 Mister 两项商标不相似。同样也是改了一个英文字母,可是结果却截然不同。

因此今天河底捞胜诉,不代表我们也可以往井,江,川,湖,沟等等的水底捞。

防御性的商标注册

虽然说使用相似于已注册商标也算侵权,但是由于法律没有办法详细列明什么情况才算 “相似”,许多公司为了安全起见,均进行了防御性的商标注册。除了注册现有的商标,也尽量注册多个相似的商标。比如阿里巴巴,为了扩大商标权范围和以防恶意抢注,也注册了阿里妈妈,阿里姐姐,阿里妹妹,阿里奶奶,阿里爷爷,阿里叔叔等等阿里一家都给注册起来了。

因此河底捞这案子,大家当着茶余饭后的玩笑话倒是无伤大雅。可是作为营商和品牌策略还是得三思为好。


陈行鸿 Lawrence Tan

Registered Trademark, Patent and Design Agent

LL.B (HONS), CLP

Advocate & Solicitor (Non-Practising)



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